专利权人A公司起诉主张B公司侵害其发明专利(下称「系争专利」),受有不当得利,遂请求B公司返还所受之利益。最高法院于107年9月26日做出106年度台上字第2467号民事判决,认定:「擅自实施他人之专利财产权,使用人所能获得利益,应依其实施该专利,于客观上所能获致之实际利益为计算标准,而非径以专利权人所受短收授权金之损害为判断依据。」,并依此废弃原判决,发回智慧财产法院。
详言之,本案历审判决认定A公司所得请求返还利益之范围有极大差异。一审判决(智慧财产法院103年度民专诉字第38号民事判决)首先说明,由于A公司难以证明B公司所受之利益,故依民事诉讼法第222条第2项之规定:「当事人已证明受有损害而不能证明其数额或证明显有重大困难者,法院应审酌一切情况,依所得心证定其数额。」,其自行衡定数额。准此,一审判决审酌考虑之情况如下:
1. B公司所营六大项产品营业收入总额为新台币(下同)23,907,201,000元,故推论其中一大项「光储存媒体产品」之收入应为3,984,533,500元(即23,907,201,000元÷6),而系争侵权产品(即DVD-R)为「光储存媒体产品」中之其中一项产品,故一审判决认定B公司就该等产品所获之营业收入约为664,088,917元(即3,984,533,500元÷6)。
2. 再者,就A公司所主张之专利请求项6、27,系争侵权产品仅侵害系争专利请求项6之编码技术特征,而系争专利请求项27则有无效事由,故一审判决遂谓,B公司就该等产品所获营业收入约为332,044,458元(即664,088,917元÷2)。
3. 惟一审判决又认为,系争专利之技术内容对于系争侵权产品之贡献度并非全部,A公司亦无法证明系争侵权产品之销售金额系全部基于系争专利之贡献。
综上情形,一审判决认定,A公司得请求B公司返还10,500,000元之利益。
然而,二审判决(智慧财产法院105年度民专上字第24号民事判决)废弃一审判决,就不当得利之计算采取截然不同之方式,而得出相异于一审判决所订之数额。二审判决首先认为:B公司就系争侵权产品之销售至少受有未给付系争专利授权权利金之利益,而A公司则至少受有未收取系争专利授权权利金之损失,故A公司得依不当得利之相关规定,请求B公司返还利益。关于不当得利数额的部分,二审判决计算如下:
1. 由于B公司均未提出任何证据,证明系争侵权产品之销售数量,故依A公司提出之相关市场调查报告资料,及请求期间所公开之「DVD-R光盘专利许可协议」(其中约定DVD-R光盘片之权利金为每片美金0.06元),以此计算权利金总额即为3,310,568,910元。
2. B公司虽抗辩前开许可协议之权利金费率系针对「A公司所有199件与DVD-R光盘片有关之各国专利」。惟二审判决则认为,前开许可协议系一「包裹授权专利契约」,合约载明于任何国家所销售或处分之任一DVD-R光盘片,如有使用到任一被授权专利,即应支付权利金(即美金0.06元),且包裹授权已属商业惯例,不失效率亦可兼顾授权人及被授权人之利益,故以此等权利金费率计算并无疑义。
3. B公司又抗辩,应考虑系争专利对系争侵权产品之贡献度;惟二审判决并未采纳,而认为本件系请求返还「因无法律上原因而实施他人专利,致他人所减少收取之专利授权金」,而非以产品之收益作为计算标准,故计算上本与贡献度无涉。
是以,二审判决认定,A公司仅请求B公司返还3,310,568,910元中之10亿5千万元,故为有理由。
二审判决上开计算方式并不为最高法院所接受,其于106年度台上字第2467号民事判决中说明,不当得利之计算应以实际利益为计算标准,而非短收之授权金。故其基于下列理由,废弃二审判决并发回智慧财产法院:
1. 二审判决以98年所制定许可协议,为判断B公司自92至101年间应返还不当得利之唯一计算依据,此于时间上有相当落差,且计算所得数额与A公司因此而受之损害额,可能有所差异。
2. 此外,倘若系争专利对系争侵权产品之贡献度极微,B公司因使用系争专利所获之利益,亦可能与A公司包裹授权之授权金并不相当。
本案以不当得利法律关系计算专利侵权人应给付予专利权人之数额,乃目前我国专利侵权诉讼实务中,较未广泛采纳之计算方式。是以,本案后续更审之发展,诚值关注。