一、 案件事實

優視傳播股份有限公司於2008年間以「焦糖哥哥」申請註冊商標獲准，但日前以該商標為藝名之藝人陳嘉行以該商標有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」情形，向經濟部智慧財產局申請廢止獲准，優視公司因此提出行政訴訟，但智慧財產法院 109 年行商訴字第 101 號判決認為，優視公司確有於廢止申請前3年內未使用該商標情形，判決優視公司敗訴。

二、 法律規定

• 商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」按商標的功能與註冊目的必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品/服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。如果商標權人只是註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，也因此失去商標應有的功能與價值，因此構成廢止事由。
• 而就商標「使用」之定義，商標法第5條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」

三、 智慧財產法院 109 年行商訴字第 101 號判決重點

(一) 節目使用焦糖哥哥文字非等同於商標使用

優視公司雖提出節目清單、專輯MV、DVD等有使用焦糖哥哥文字之證據，惟法院認為這些僅能證明陳嘉行有以「焦糖哥哥」名稱擔任優視公司系列節目或專輯之主持人或演員，且上述證據同時或僅標示「MOMO」、「MOMO親子台」等字樣。因此消費者對於「焦糖哥哥」之認知，僅為止是特定個人、角色，並非作為表彰所指定之演藝經紀人等服務或來源之識別，並非商標之使用。

(二) 角色設定或扮演非商標使用

優視公司雖主張節目中多個角色名稱，均曾由不同人演繹，該等角色名稱之商標權屬於原告所有；然法院認定各個角色情況屬當事人談定之合作模式及契約自由原則問題，與商標有無實際使用之問題不同。就節目中實際使用情形「焦糖哥哥」文字並無特別顯著性，且呈現方式係為介紹主持人或演出人員名稱，而加註在參加人臉部旁邊，依相關消費者之通常認知僅為節目、活動之人物或角色名稱，無法自節目、活動中認知或意識「焦糖哥哥」與系爭商標指定之服務項目有關。

四、 結論

參酌本案與過往法院判決，實務上就認定商標是否符合商標法第5條「使用」之要件，主要會參酌：1.原告之主觀意思是否出於行銷之目的使用；2.在客觀上是否有將商標使用於所註冊之商品或服務，且足以使消費者認識其為商標。因此，縱使商標權人有持續利用或展示出其商標，只要其利用非出於行銷其註冊之商品或服務，抑或無法使消費者認知其為商標，均無法構成商標法上之「使用」，若持續未使用商標達3年，依法即有可能構成商標廢止事由。